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Europa: EuGH zur Verkehrsdurchsetzung bei Unionsmarken

Verfahrensgang
Nestlé ist Inhaberin einer 3D-Unionsmarke, die dem von ihr vermarkteten "KitKat"-Riegel entspricht und dessen Gestaltung schützt.

Die Marke ist von einem Wettbewerber angegriffen und zunächst antragsgemäß von der Nichtigkeitsabteilung des Amtes der EU für geistiges Eigentum (EUIPO) gelöscht worden. Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung mit der Begründung auf, dass die Marke zwar nicht aus sich selbst heraus schutzfähig sei (sog originäre Schutzfähigkeit), aber infolge intensiver Nutzung zur schutzfähigen Marke geworden sei (sog Verkehrsdurchsetzung). In nächster Instanz schloss sich das Gericht der Europäischen Union (EuG) wiederum der Ansicht der Nichtigkeitsabteilung an. Die Verkehrsdurchsetzung sei von Nestlé nur für einen Teil des Unionsgebiets nachgewiesen worden. Bei einigen Mitgliedsstaaten (Belgien, Irland, Griechenland, Portugal) fehle es aber an Feststellungen zur Wahrnehmung der Marke.

EuGH Entscheidung
Letztinstanzlich hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun die Entscheidung des EuG bestätigt (Urt. v. 25.07.2018 - C-84/17 P; C-85/17 P; C-95/17 P). Bei Unionsmarken sei eine Verkehrsdurchsetzung für jeden Mitgliedstaat der EU nachzuweisen. Separate Beweismittel für jeden Mitgliedstaat seien nur dann nicht notwendig, wenn die vorgelegten Unterlagen den Rückschluss auf Verkehrsdurchsetzung der Marke in allen Mitgliedstaaten ermöglichten. Das könne etwa der Fall sein, wenn bei Vertrieb und Marketing von bestimmten Waren mehrere Mitgliedstaaten wie ein einziger Markt behandelt würden. Im vorliegenden Fall hat nun die Eingangsinstanz des EUIPO diese noch ausstehenden Feststellungen zu treffen.

Hintergrund und Praxishinweis
Die Unionsmarke ist mehr als ein Zusammenschluss nationaler Markenrechte. Mit einer Unionsmarke erlangt der Inhaber einheitlichen Schutz in der gesamten EU. Deshalb ist es richtig, bei der Frage der Verkehrsdurchsetzung nicht lediglich auf einen Teil der EU abzustellen. Das starre Festhalten an den nationalen Landesgrenzen jedoch läuft dem Konzept eines gemeinsamen Binnenmarktes eher zuwider. Alternativen Wegen, wie etwa auf die Wahrnehmung der EU-Bürger in ihrer Gesamtheit abzustellen, hat der EuGH aber hier eine Absage erteilt.

Für Unternehmen wird es nun nicht leichter, den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu führen. Denn die hierfür geeigneten Nachweise wie Werbematerialien, Umsatzzahlen, Bescheinigungen von Abnehmern und Berufsverbänden sowie demoskopische Gutachten müssen jetzt auch kleinste Länder wie Malta und Zypern mit abdecken. Insbesondere bei Warenformmarken wie dem "KitKat"-Riegel, welche die oft so wichtige Gestaltung der Erzeugnisse schützen und monopolisieren, können sich diese Anstrengungen gleichwohl lohnen. Dort, wo es an unionsweiten Nachweisen fehlt, kann uU auf nationale Marken ausgewichen werden. Denn faktisch reicht mitunter bereits der Schutz in nur einem relevanten Markt aus, um einen Wettbewerber zum Ausweichen auf alternative Gestaltungen zu zwingen.

Autor: Henning Kohlmeier